Come scegliere il marchio (giusto) da registrare

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Hai avviato un’attività e piano piano il tuo business sta crescendo (magari grazie anche alle dritte del tuo commercialista in tema di pianificazione fiscale). Sempre più persone conoscono e riconoscono il tuo brand, che ha acquisito la sua identità conquistando una buona fetta di mercato. Adesso potrebbe essere arrivato il momento giusto per registrare il tuo marchio.

Ti abbiamo già parlato di che cos’è un marchio, di come fare per registrarlo e del perché è importante registrarlo. Oggi, invece, ti vogliamo parlare di come scegliere il marchio (giusto) da registrare. Così rafforzerai la tua brand identity e aumenterai i tuoi clienti! Continua a leggere se vuoi saperne di più!

Noi di DirittodelWeb mettiamo a tua disposizione il nostro servizio di consulenza fiscale e legale online. Inoltre, registriamo marchi a livello nazionale ed europeo. Contattaci per saperne di più.

Marchio: che cos’è e a che cosa serve

Se vuoi sapere come fare per scegliere il marchio giusto da registrare, dobbiamo partire da alcune caratteristiche del marchio.

Partiamo col dire che il marchio è un segno distintivo, che contraddistingue un prodotto o un servizio.

Qual è la funzione del marchio?

In gergo tecnico si dice che il marchio ha una funzione di “differenziazione”, ma non anche una funzione di garanzia qualitativa del prodotto o servizio tutelato dalla procedura di registrazione.

Questo significa che il marchio differenzia il tuo prodotto “x” dallo stesso prodotto“x” realizzato da un tuo competitor. Tuttavia, la registrazione del marchio non assicura al consumatore la qualità del prodotto, che però siamo sicuri ti stia molto a cuore.

Che cosa può costituire un segno?

Un segno può essere costituito da una parola, per esempio una parola di fantasia come “Adidas”, e può essere a caratteri standard o specifici.

Se devi scegliere il marchio giusto da registrare, devi prestare attenzione ai caratteri standard o specifici del segno che intendi adottare.

Nel primo caso otterraiuna tutela più ampia e sarà rivolta a quelle parole o lettere registrate aprescindere dal font o dal colore usato.

Nel caso dei caratteri specifici, cioè attinenti all’utilizzo di determinate parole o lettere con un font e un colore specifico, la tutela per la contraffazione sarà meno ampia.

Ricorda che un marchio può essere costituito anche da un disegno o da una singola lettera.

Ma non è finita qui. Un marchio, infatti, può essere costituito anche da un colore (il Verde Tiffany ti ricorda qualcosa?), o da un colore posizionato su un determinato prodotto (hai presente la suola rossa delle scarpe Louboutin?), un profumo, un ologramma, etc.

Cosa ti garantisce la registrazione del marchio

Il marchio giuridicamente costituisce un monopolio e rappresenta una deroga alla libera concorrenza. Se registri un marchio, quindi, puoi vantare il suo uso esclusivo e garantire tutela al tuo marchio anche in sede giurisdizionale contro l’utilizzo abusivo da parte di terzi soggetti.

Ovviamente più ampio è il monopolio riconosciuto al mio marchio, più forte è il mio diritto nei confronti dei terzi. Non si può pretendere di monopolizzare l’utilizzo di una lettera dell’alfabeto…

Il monopolio riconosciuto dalla legge al titolare di un marchio non può sostanziarsi in un abuso del diritto, anche perchéil diritto riconosciuto al titolare di un marchio è potenzialmente perpetuo e si rinnova di dieci anni in dieci anni.

Fatte queste premesse, capirai quanto è importante scegliere il marchio giusto da registrare. Ovviamente il marchio giusto dovrà, in primo luogo, rispettare i requisiti previsti dalla legge. Ma la scelta va effettuata anche nell’ottica della giusta strategia commerciale.

Non fare scelte affrettate e continua a leggere questo articolo per scoprire quali requisiti deve avere il marchio che vuoi registrare.

Quali sono i requisiti di un marchio?

Per facilitarti nella scelta del marchio giusto da registrare, partiamo elencando i requisiti che un marchio deve possedere per legge.

Il marchio deve essere nuovo, distintivo e lecito. Attenzione alla tua scelta! Se manca uno solo di questi requisiti, il marchio sarà dichiarato nullo.

Cosa si intende per novità? La novità è un elemento oggettivo. In sostanza, si fa riferimento a chi ha iscritto il marchio cronologicamente prima degli altri. Se il marchio è successivo a uno identico già registrato, il secondo marchio non è valido. Come prima cosa quindi, verifica che il tuo marchio sia nuovo.

Analizziamo adesso la distintività, o il carattere distintivo, del marchio. La distintività è un elemento soggettivo. Si tratta di un concetto dinamico, che varia a seconda del tipo di segno che vuoi tutelare.

Come fai a sapere se il marchio è nuovo e ha un carattere distintivo?

Dovrai effettuare una ricerca di anteriorità, prima di procedere con il deposito della domanda di registrazione presso l’UIBM, se si tratta di una registrazione a livello nazionale. Se registri il tuo marchio con noi di Dirittodelweb, ci occuperemo noi per te della ricerca di anteriorità.

Infine, il marchio deve essere lecito, ossia non contrario alle norme di ordine pubblico e al buon costume.

Per scegliere il marchio giusto da registrare, approfondiamo il carattere distintivo del marchio, alla luce delle norme in materia.

Il carattere distintivo del marchio

Quando si fa riferimento alcarattere distintivo del marchio,dobbiamo ricordare l’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, secondo cui:

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

  1. a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  2. b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Cosa si evince dalla lettura di questa norma?

La capacità distintiva del marchio costituisce la sua stessa ratio. Se, per esempio, io chiamassi il mio prodotto da bere “Bevanda” esso non avrebbe carattere distintivo. Ricordalo nella scelta del marchio giusto da registrare!

Emblematico è il caso del prodotto “spaghetto quadrato” dell’azienda La Molisana.

La Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del marchio registrato da La Molisana in quanto costituito da parole di uso comune e meramente descrittivo. Non commettere anche tu questo errore nella scelta del tuo marchio da registrare!

La Corte di Cassazione, confermando quanto statuito dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 53 del 1° dicembre 2021 ha rigettato la domanda de La Molisana, ritenendo il marchio della ricorrente nullo, poiché privo di elementi di novità e descrittivo di un prodotto, negando anche il riconoscimento del secondarymeaning. La Suprema Corte ha, infatti, ricordato come il c.d. secondarymeaning risulterebbe provato tutte le volte in cui un segno, originariamente privo di capacità distintiva perché generico, descrittivo o privo di originalità, si trovi ad acquistare dette capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato; capacità escluse nel caso di specie per l’esigua durata da parte della ricorrente del marchio in esame, pari a quattordici mesi, e per la debolezza dello stesso perché «costituito da parole di uso comune ontologicamente collegate alla natura e alle caratteristiche del prodotto».

Strategia commerciale nella scelta del marchio: marchi forti e marchi deboli

Abbiamo parlato dei requisiti previsti dalla legge per il tuo marchio da registrare.

Ma se vuoi scegliere il marchio giusto da registrare, dovrai operare anche delle considerazioni di marketing, e scegliere tra un marchio debole e uno forte.

I marchi si considerano deboli quando hanno una maggiore aderenza concettuale con il prodotto o servizio tutelato. Ad esempio, “Scarpe e Scarpe” per le scarpe o “Divani e Divani” per i divani e via discorrendo.

Invece, i marchi forti non hanno questa aderenza concettuale con il prodotto venduto. Un esempio è il caso della Cass. Sez. I Civ. 13 dicembre 2021, n. 39765 ord. sulla distinzione tra marchio forte e marchio debole e sui caratteri distintivi di quest’ultimo.

La Cassazione sul punto afferma che:“Il marchio deve possedere capacità distintiva, normalmente garantita attraverso un distacco concettuale, più o meno accentuato, fra il segno e il bene (prodotto o servizio) a cui si riferisce, secondo una ideale curva progressiva del parametro della capricciosità e dell’arbitrarietà del collegamento, che va dalla generica denominazione del prodotto o servizio stesso (che possiede un tasso di distintività pari a zero), sino all’assenza assoluta di collegamento logico (distintività massima), attraverso gradini intermedi che declinano in via decrescente l’intensità del collegamento logico fra segno, da una parte, e prodotto o servizio, dall’altra. Se il collegamento logico è intenso, si parla di marchio debole, se il collegamento logico si fa sempre più evanescente, si parla di marchio sempre più forte. La ratio evidentemente sottesa a tale principio vuol impedire che attraverso la privativa sul segno si venga a precostituire un monopolio sullo stesso prodotto o servizio contraddistinto. Inoltre il grado di tutela accordata al marchio muta, in termini di intensità, a seconda della sua qualificazione di esso quale marchio “forte” (e cioè costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti e, quindi, senza capacità descrittiva rispetto alla tipologia di prodotto contrassegnata) o “debole” (ossia costituito da un elemento avente una evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto contraddistinto). La distinzione fra i due tipi di marchio, debole e forte, si riverbera poi sulla loro tutela di fronte alle varianti: nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandolo in modo individualizzante.”

Se sei indeciso e non sai cosa scegliere tra un marchio debole e uno forte, puoi rivolgerti a noi di Dirittodelweb. Ti aiuteremo nella pratica di registrazione del tuo marchio, consigliandoti la migliore scelta nell’ottica di una giusta strategia commerciale.

La procedura di deposito di un marchio per la registrazione e la sua durata

La procedura di deposito di un marchio è unificata in tutti i Paesi Europei. Segue la fase di pubblicazione e poi quella di opposizione (eventuale).

Per il deposito di un marchio bisogna consultare la classificazione di Nizza per la scelta delle classi del prodotto o servizio che si vuole utilizzare con quel determinato marchio.

Dal momento che il marchio ha una durata potenzialmente perpetua, all’atto del deposito bisogna valutare non solo i prodotti che si intendono tutelare al momento, ma anche quelli che si vorranno sviluppare in futuro.

Dovrai fare una ricerca di anteriorità, ma la carenza di anteriorità è relativa, nel senso che può essere eccepita solo da chi ne ha interesse ossia colui il quale ha depositato una domanda di marchio anteriore. Contattaci e ci occuperemo noi di tutta la procedura.

Il deposito e la registrazione di un marchio in genere dura dieci anni, prorogabili di volta in volta per altri dieci anni, garantendo che le classi di prodotti per cui è registrato sono ancora attive.

Con noi di Dirittodelweb potrai ottenere un servizio di sorveglianza sul marchio che ti consente di ottenere un Report di tutte le domande di Marchio pubblicate successivamente alla tua e che violano la concorrenza, al fine di valutare eventuali opposizioni da poter azionare in qualità di diretti interessati.

Con noi di DirittodelWeb puoi registrare il tuo marchio a livello nazionale ed europeo.

Conclusioni e consigli

Hai dei dubbi? Scrivici nei commenti, ti risponderemo!

Siamo sempre a disposizione se vuoi ricevere una consulenza.

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